2025年7月31日,美国专利审判与上诉委员会(PTAB)发布了一份三页的备忘录,声明将“执行并不再豁免《美国联邦法规》第37编第42.104(b)(4)条的要求”。该规则规定,任何多方复审(IPR)的请求“必须明确说明权利要求中每个要素在所依据的现有技术专利或印刷出版物中的具体出处。”
PTAB的备忘录解释称:“从实际执行的角度来看,执行第104(b)(4)条规则意味着,申请人承认的现有技术(AAPA)、专家证言、常识以及其他不属于‘由专利或印刷出版物组成的现有技术’(统称为公知常识)的证据,不得用于补充缺失的权利要求限定要素。”
7月31日的备忘录推翻了PTAB此前发布的两份备忘录(分别发布于2020年和2022年)的立场,这两份备忘录均表明PTAB将放弃执行第104(b)(4)条规则。
新发布的备忘录将适用于2025年9月1日之后提交的所有IPR请求。因此,计划在9月1日之后提交请求的各方需要确保遵守这一新的程序性要求,即在请求中明确说明所依赖的现有技术专利或印刷出版物中每个权利要求要素的出处。2025年9月1日之后,专利所有人若需对IPR请求提出异议,同样应确保对方遵守这一要求,并建议对仅依赖“专家证词”、“常识”或其他“公知常识”来补充缺失的权利要求要素的请求予以质疑。(编译自www.jdsupra.com)